O contrato de know-how é, atualmente, um dos instrumentos jurídicos mais estratégicos para empresas de base tecnológica, franqueadores e licenciadores de software. Assim, quando bem redigido, protege o segredo empresarial. Além disso, viabiliza a transferência lícita de tecnologia e permite a remessa regular de royalties ao exterior. Consequentemente, assegura a dedutibilidade fiscal dos pagamentos. Por outro lado, um contrato mal estruturado expõe o titular à apropriação indevida de ativos intangíveis, à recusa de averbação pelo INPI e a passivos tributários relevantes.
Neste artigo, examinamos a natureza jurídica, os requisitos formais, as cláusulas essenciais e os riscos práticos do contrato de know-how. Ademais, toda a análise segue a legislação brasileira. Por isso, elaboramos o texto para empresários, gestores jurídicos e profissionais que conduzem operações de licenciamento, franquia, joint venture e internacionalização.
O que é know-how empresarial
O know-how empresarial reúne conhecimentos técnicos, industriais, comerciais ou administrativos não patenteados. Em síntese, trata-se de um saber prático dotado de valor econômico. Ademais, o titular mantém esse saber em sigilo. Portanto, a experiência acumulada gera esse ativo, essencial ao exercício de determinada atividade empresarial.
Cabe distinguir o know-how de institutos vizinhos. Por exemplo, a patente exige registro e concede exclusividade temporária. Já a marca confere identificação distintiva registrada. Do mesmo modo, o direito autoral tutela criações intelectuais em campo diverso. Por outro lado, informações de domínio público não gozam de proteção jurídica autônoma. Portanto, a tutela do know-how repousa no sigilo mantido pelo titular e na repressão à apropriação indevida por terceiros.
Natureza jurídica do contrato de know-how
Antes de tudo, o contrato de know-how não possui disciplina específica no Código Civil brasileiro. Portanto, a doutrina o classifica como contrato atípico misto. Assim, aplicam-se, por analogia, as regras gerais dos contratos. Também incidem os princípios da autonomia privada e da boa-fé objetiva, previstos nos artigos 421, 421-A e 422 do Código Civil. Por fim, valem as normas de repressão à concorrência desleal contidas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
Ademais, a tutela do know-how tem fundamento constitucional no artigo 5º, incisos X, XII e XXIX, da Constituição Federal. Também encontra amparo no Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio. Nesse sentido, o artigo 39 desse tratado impõe aos Estados-membros o dever de proteger as informações não divulgadas. Para tanto, elas devem ser secretas, ter valor comercial em razão do sigilo e receber precauções razoáveis do titular.
No direito interno, os artigos 195, incisos XI a XV, e 209 da Lei de Propriedade Industrial tipificam os atos de concorrência desleal. Além disso, esses dispositivos alcançam a apropriação indevida de segredo de indústria e comércio. Posteriormente, a Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) reforçou a autonomia contratual entre empresas paritárias. Com isso, ampliou o espaço de conformação privada dos contratos empresariais atípicos, incluindo o de know-how.
Registro do contrato de know-how no INPI
A averbação do contrato de know-how no INPI não é requisito de validade entre as partes. Contudo, produz efeitos jurídicos relevantes. Primeiramente, funciona como condição de eficácia perante terceiros, nos termos do artigo 211 da Lei nº 9.279/1996. Em seguida, viabiliza a remessa de royalties ao exterior, conforme o artigo 12 da Lei nº 4.131/1962, sob controle do Banco Central do Brasil. Finalmente, permite a dedutibilidade fiscal dos pagamentos na apuração do imposto de renda e da CSLL, conforme regulamentação da Receita Federal.
Na prática registral, o INPI admite com maior facilidade a cessão definitiva de direitos. Por outro lado, mostra-se mais restritivo quanto ao reconhecimento de licenças temporárias. Assim, essa controvérsia exige atenção técnica na modelagem contratual. Sobretudo, o cuidado torna-se ainda maior em operações internacionais envolvendo controladas, coligadas ou parceiros estrangeiros.
Contrato de know-how e a Lei Geral de Proteção de Dados
Muitas vezes, o objeto do contrato de know-how envolve o compartilhamento de informações que contêm dados pessoais. Nesses casos, incidem as obrigações previstas na Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Para aprofundar esse ponto, sugerimos a leitura do nosso artigo sobre LGPD nas relações empresariais B2B.
Ademais, a redação contratual deve qualificar corretamente as partes como controlador, operador ou controladores conjuntos. Também precisa identificar a base legal aplicável ao tratamento. Além disso, deve disciplinar a subcontratação, prever a notificação de incidentes e regular a responsabilização por danos. Nesse sentido, esses pontos observam os artigos 42 a 45 da LGPD. Portanto, recomendamos integrar as cláusulas típicas do contrato de know-how às cláusulas específicas de proteção de dados, com clara segregação entre informações técnicas e informações pessoais.
Cláusulas de sigilo (NDA) e responsabilidade civil
As cláusulas de sigilo, também chamadas de non-disclosure agreement ou NDA, formam o núcleo protetivo do contrato de know-how. Portanto, sua eficácia jurídica depende de redação técnica cuidadosa. Antes de tudo, o contrato precisa delimitar com precisão a informação confidencial. Ademais, deve definir o que está abrangido pelo sigilo e o que dele se exclui. Em regra, ficam de fora informações já públicas, obtidas de forma independente ou reveladas por ordem judicial.
Outro ponto sensível é a vigência das obrigações de confidencialidade. Com efeito, elas podem estender-se por prazo superior ao contrato principal. Convém, também, prever as consequências jurídicas da violação de modo objetivo. Nesse ponto, cabe estipular cláusula penal e reservar a possibilidade de indenização suplementar mediante prova de dano superior. Por fim, o foro competente ou o mecanismo arbitral completa a arquitetura protetiva.
Ademais, a eficácia prática dessas cláusulas depende de medidas internas de proteção da informação. Assim, cabe ao titular do know-how adotar controles de acesso, políticas de segurança da informação, classificação de documentos e programas de compliance. Sem essas providências, a alegação de sigilo perde robustez probatória em juízo.
Elementos essenciais do contrato de know-how
A boa estruturação do contrato de know-how contempla alguns elementos essenciais. Em primeiro lugar, o objeto exige descrição técnica precisa e delimitada. Ademais, o documento deve identificar os conhecimentos, informações e dados alvo da transferência, licenciamento ou fornecimento. Sem essa delimitação, torna-se difícil provar apropriação indevida.
Em segundo lugar, entra a delimitação temporal. Ela abrange o prazo de vigência do direito de uso pelo receptor. Sobretudo, disciplina a duração das obrigações de sigilo, que podem ultrapassar o término do contrato. Em seguida, vem a delimitação territorial. Assim, ela identifica o âmbito geográfico da autorização de uso, especialmente em licenciamento e franquia.
Outro ponto essencial é a natureza da operação. Nesse sentido, o contrato deve qualificá-la expressamente como cessão, licenciamento, fornecimento ou prestação de assistência técnica. Consequentemente, essa escolha repercute diretamente no tratamento fiscal e cambial. Já a contraprestação financeira, quando presente, exige clareza quanto ao valor, à periodicidade, à forma de pagamento e à moeda.
Por fim, muitos contratos preveem cláusula de não concorrência. Contudo, ela deve respeitar os limites de razoabilidade previstos no artigo 482, alínea g, da Consolidação das Leis do Trabalho, quando há vínculo com colaboradores. Para aprofundar esse tema, consulte nosso artigo sobre cláusula de não concorrência em contratos empresariais.
Riscos e pontos de atenção para empresários
Do ponto de vista empresarial, a celebração de um contrato de know-how demanda avaliação de riscos que extrapolam a esfera jurídica. Portanto, recomendamos, antes de tudo, uma due diligence técnica sobre o objeto contratado. Assim, o empresário precisa verificar se as informações realmente são sigilosas, se possuem valor econômico e se contam com medidas internas de proteção. Sem essas condições, fragiliza-se a tutela judicial em eventual litígio.
Além disso, os aspectos fiscais e cambiais também merecem atenção especial. Contratos internacionais mal averbados podem gerar glosa de dedutibilidade, autuações fiscais e restrições cambiais. Por isso, o acompanhamento por advogado empresarial especializado torna-se prudente desde a fase de negociação até a averbação no INPI. Consequentemente, essa medida reduz de forma significativa a exposição a passivos.
Por outro lado, vale a pena revisar periodicamente os contratos de know-how vigentes. Nos últimos anos, ocorreram alterações regulatórias relevantes em transferência de tecnologia, tratamento de dados pessoais e tributação internacional. Portanto, a revisão contínua preserva o valor do ativo intangível e reduz o risco de disputas futuras. Ademais, empresas em fase de captação devem alinhar esse ponto com o Marco Legal das Startups.
Perguntas frequentes sobre o contrato de know-how
O contrato de know-how precisa ser registrado no INPI?
O registro não é requisito de validade entre as partes contratantes. Todavia, ele é indispensável para produzir efeitos perante terceiros. Além disso, é essencial para permitir a remessa de royalties ao exterior. Por fim, garante a dedutibilidade fiscal dos pagamentos, conforme o artigo 211 da Lei nº 9.279/1996 e o artigo 12 da Lei nº 4.131/1962.
Qual a diferença entre contrato de know-how e contrato de licenciamento de patente?
O licenciamento de patente pressupõe direito de propriedade industrial já concedido pelo INPI, com exclusividade legal temporária. Já o contrato de know-how tem por objeto conhecimentos técnicos não patenteados. Assim, sua proteção decorre do sigilo mantido pelo titular e da repressão à concorrência desleal.
Quanto tempo dura a obrigação de sigilo em um contrato de know-how?
A obrigação de sigilo pode e frequentemente deve estender-se por prazo superior à vigência do contrato principal. Assim, ela permanece válida enquanto a informação conservar seu caráter sigiloso e valor econômico. Por isso, a definição contratual expressa desse prazo é indispensável para evitar controvérsias interpretativas.
Conclusão
O contrato de know-how ocupa posição de crescente relevância no arcabouço contratual empresarial. Ademais, setores intensivos em inovação, operações internacionais e modelos de negócio baseados em conhecimento técnico dependem cada vez mais desse instrumento. Todavia, a ausência de disciplina típica no Código Civil não fragiliza a proteção do instituto. Contudo, exige do empresário e de seu assessor jurídico atenção redobrada à estruturação contratual, à correta averbação no INPI, à integração com a LGPD e à redação técnica das cláusulas de sigilo.
Por isso, o acompanhamento por advogado empresarial com atuação em contratos e propriedade intelectual mostra-se essencial. Somente esse suporte técnico preserva o valor econômico do ativo intangível e reduz riscos de apropriação indevida por terceiros.
Este conteúdo tem caráter estritamente informativo, de interesse geral, e não constitui consulta jurídica individualizada.
Referências normativas
Para consulta direta às fontes normativas, seguem os principais diplomas mencionados neste artigo. A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) está disponível em planalto.gov.br. As regras sobre capital estrangeiro e remessas ao exterior constam da Lei nº 4.131/1962, acessível em planalto.gov.br. Já a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) pode ser consultada em planalto.gov.br. O texto integral da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) está em planalto.gov.br. Informações institucionais sobre averbação e transferência de tecnologia encontram-se no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Por fim, o Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio está disponível em wto.org.